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专利申请为什么被驳回?这些原因,你需要了解

专利申请被驳回有哪些原因?

了解专利申请被驳回的原因,可以让你更深刻地了解专利申请的审查逻辑和体系,更大程度地避免专利申请被驳回,或者为以后申请专利、撰写申请专利文件、提高授权率提供一些有有价值的参考。

上面的驳回决定通知书列出了多个理由和依据,涉及专利法(2021)以及中华人民共和国专利法实施细则(附PDF全文)(2023)的多项规定。

在这些专利驳回理由中,专利法第22第3款规定的创造性审查意见是最常见的理由。

驳回理由更多的是体现专利局审查员的视角,那在申请人的角度,专利申请被驳回的主要原因有哪些?

虽然目前的审查标准引入了明显创造性的判断标准,实用新型的授权率可能会降到80%左右,但是只要稍微用心撰写,实用新型的授权并没有什么难度,因此本文主要讨论国内发明申请被驳回的原因。

一般而言,发明申请的驳回决定都是在第2次或第3次审查意见通知书答复后才作出的。参见无忧专利之前的文章:第2次审查意见通知书答复后,授权还是驳回?

从申请人的角度,专利申请被驳回,主要原因包括以下几种:

(1)答复水平和策略的问题

答复是专利授权前的重要防线。到了实质审查这个阶段,答复得好与坏很多时候决定着专利申请被授权或被驳回。

在答复阶段,专利申请文件早就已经成型,能够补充的实质内容很少。在既定的材料的基础上完成有效的答复,有时也具有一定的挑战性,特别是在专利申请文件撰写得不好的情况下。

申请人在答复时,如果没有准确理解审查员的意见或者没能形成完善、严谨、有力的答复意见体系,就容易导致专利申请被驳回。

例如,答复没有针对性,答复内容不能切点要害,或者不会根据专利审查指南中创造性论述结构(三步法)去组织答复意见,导致意见陈述逻辑结构不严谨,重点不突出,层次不分明,无法形成环环相扣的答复意见体系,最终导致无法说服审查员。

无忧专利也曾给很多申请人修改过答复方案,发现有些答复内容段落的设置、布局并不符合专利创造性答复的逻辑,无法引导审查员形成创造性答复的逻辑闭环,从而让审查员相信专利申请是有创造性的。

很多申请人觉得意见陈述需要写很多、很长才能将问题讲明白,答复才有力度。实际上,如果意见陈述无法切中要害,写得再多,也无异于隔靴搔痒。

意见陈述写多长,取决于具体的案情,不能一概而论。因为对于不同的专利申请文件,所涉及的具体的技术方案以及审查员引用的对比文件不尽相同,需要论述的问题以及切入点也并不相同。例如,撰写意见陈述时,需要考虑是否已经将技术问题表述清楚?各个段落的内容布置是否合理?是否符合创造性答复逻辑?

在无忧专利以往的经历中,也曾有寥寥几句话,就能实现有效答复的案例。例如,在意见陈述中,通过对比分析后,指出区别技在对比文件中所起的作用是A,在本发明中所起的作用是B,对比文件中所起的作用与在本发明中所起的作用不相同,因此对比文件2没有给出将区别技术特征结合到对比文件1中,从而得到本发明技术方案的启示。这种答复方案虽然简短,但仍符合专利审查指南关于创造性答复的逻辑,也是能够被审查员接受并授权专利权的。

在审查员认为权利要求没有创造性的情况下,如果不能挖掘出有利的答辩点,导致意见陈述言之无物,重点不突出。未能对答辩点进行有效和准确的挖掘,也是专利申请被驳回的一个因素。

另外,对外文对比文件的理解也是影响答复结果的一个重要因素。审查员检索的外文对比文件以英文居多,如果申请人或代理人英语水平不够,无法理解外文对比文件的实质内容,就会盲答,瞎答,导致答复方案抓不住重点,没有切中要害,答复结果不理想。

在以前处理过的很多案例中,有些申请明明有创造性,但由于答复不力,导致专利申请被驳回。无论代理人答复还是申请人自行答复,很多时候,有时候并没有抓到关键的点,也没有形成一个完整且严谨的答复方案复,自然不能够被审查员接受,被驳回也是必然的。在复审阶段,无忧专利经过分析和重新规划答复策略,大都可以驳倒审查员,致命复审委最终撤销了驳回决定,继而授予专利权。

在答复过程,审查员的沟通不畅也是专利被驳回的一个原因。这里涉及一个技术层面以外的问题。必要时,需要通过电话、邮件等方式与审查员进行有效和顺畅的沟通,以阐明技术原因、表明发明意图,方案审查员理解申请人的诉求。审查员也能够在沟通中表达TA的看法、倾向、甚至是修改建议,从而方便申请人做出相应的应对策略。如果有必要但未做任何沟通或沟通不通畅、不友好,容易导致专利申请被驳回。在无忧专利多年的从业经历来看,绝大多数审查员都是通情达理的,并没有遇到过审查员胡乱审查、蛮横不讲理的情况。


(2)专利撰写质量的问题

从无忧专利的经验来看,很多时候,专利申请被驳回,并不是答复水平和答复策略的问题,而是专利撰写质量的问题。

上文也说了,在答复阶段,专利申请文件早就已经成型,能够补充的内容其实很有限。如果为了答复而补充原申请文件没有的内容,往往会导致修改超范围(超出原申请文件的范围),违反了专利法第33条的规定,也会导致专利申请被驳回。

在答复过程中,需要在申请文件中提取一些技术内容作为争辩的依据

如果撰写质量不高,撰写时对核心技术方案未做进一步挖掘,或权利要求布局不合理,导致撰写完成的专利申请文件无法形成合理的保护层次,为后续答复工作埋下了隐患。

撰写也是技术活,需要根据原始的技术方案,挖掘出一系列可以保护的技术要点,并将这些技术要点布局到各项权利要求中,避免其中一个或多个技术方案(权利要求)被否定后,还有其他技术要点可以作为退路并作为答辩的依据。

如何分辨低质量专利申请?在无忧专利此前的公众号文章中,列举了低质量/不高质量专利申请的几大表观特征,通过这些显性的表观特征,能够大致判断专利申请的撰写质量。

在实务中,专利申请被驳回的一种原因是说明书公开不充分,或者权利要求得不到说明书的支持,特别是在化学医药生物技术领域。如果存在公开不充分的缺陷,很难通过后期提交补充数据来克服。专利申请需要公开到什么程度?这个程度需要有经验的申请人或代理人来把握。经验丰富的申请人或代理人能够从审查员的角度,判断专利申请文件的撰写质量,确定专利申请文件的公开程度。

很多很好的发明创意和技术方案,由于撰写不当而被最终写废,不仅保护不了发明创意本身,甚至连很小的保护范围都要不到,想获得授权都无法实现。在专利撰写阶段并没有发现这个问题,等到了答复阶段,才发现专利申请明显没有写好。如果存在这种情形,都是很可惜的。

随着专利保护力度的加强,专利保护环境的改善,如果不追求质量,不仅容易导致专利申请被驳回,也容易导致在后续的专利维权形同虚设。如果真的有一天,这项有价值的专利真的投入了商用,拿着专利证书的去维护,也可能只是一张纸而已,并不能切实保护技术创新。

上面两个因素都是申请人可以控制的因素,例如,申请人可以提高撰写质量,提高答复水平。无论是自己操作还是寻求高水平代理人的协助,专利申请事务的操作水平对专利申请的结局都有非常重大的影响。

如果你的技术方案比较重要,具有很大的潜在市场价值,那很有必要找一个经验丰富的代理人。


(3)专利申请的发明高度不够,与现有技术并差别不大。

这个问题是在发明创发明创造完成的时候,就已经成为确定的事实。当然,在撰写过程,也可以通过相关的布局或者是挖掘出一些方案来克服创造性高度的的问题。通过适当的技术方案挖掘和布局,至少也能够提高专利授权的概率,退而求其次,哪怕是范围小一点,能获得一份专利证书也是不错的结局。

如果在提交专利申请前,未做查新检索,提交专利申请处于“盲目申请”的状态,全然不知现有技术状况。或许在你之前,别人也做出了类似的发明,或者公开了类似方案。

因此,在申请前,根据技术方案的重要程度,做初步或全面的检索还是有必要的。


(4)审查员的主观判断

专利申请到底需要人来审查的,因此多少受到审查员主观认知的影响。

有的审查员对实际的技术方案并不了解,这可能因为审查员自身的知识结构问题,也可能是因为申请文件撰写质量的问题。

虽然有专利审查指南或专利局内部的专利审查规程作为专利申请的审查基准,但由于不同的审查员知识结构和社会经历、审查经验的差异,审查员在审查过程中,多少会带有一些主观的判断因素。

在发明的实质审查过程中,仅由一个审查员对专利申请文件进行审查,如果审查员形成的先入为主的观念,则在后续的审查过程中,容易收到先入为主观念的影响。换言之,审查员是看了本发明的方案之后才去做检索的,对于一些技术方案的理解,容易受到先入为主观念的影响,认为本发明的技术方案是容易想到的,从而在后续的审查中作出不利于申请人的审查决定。


(5)专利被驳回的其他原因

除了上面提到的四种主要的原因以外,还存在一些少见的驳回原因。 

例如,审查员认为范围过大,申请人死活不愿意放弃较大的保护范围,申请人因此与审查员形成僵局并不断拉扯。审查员认为没有必要继续审查,故而作出驳回决定。

申请人消极答复,故意让申请被驳回,从而获得更长时间的未决期,从而影响竞争对手的决策。这种主动引发驳回的策略,是一种高层次的专利申请策略,大部分申请人都用不到。

其他的驳回原因,在这里就不再列举了。如果你遇到过一些有意思或值得一提的驳回原因,也可以告诉我。


专利驳回后的程序?有必要复审吗?

专利申请被驳回后,申请人可以考虑请求复审。

复审是一个新的流程,需要提交复审请求并缴纳复审请求费。

复审程序由复审委合议组三名审查员完成。复审委的审查员都具有丰富的审查经验,且由三人组成的合议组进行审查,削弱了个人主观因素的影响,审查结果比较客观。很多发明专利申请经过复审,都获得了授权。

如果你认为你的专利申请可能被驳回,或者专利已经被驳回的申请但不知道是否需要请求复审,或者你认为你的技术方案比较重要,需要完善的布局和高质量的撰写,都可以联系无忧专利(微信:imgpatent)。无忧专利拥有超过10年的国内和国外专利实务经验,擅长解决各种专利疑难问题。

-----完-----

无忧专利,双证专利代理师。

相关文件

最新专利法、实施细则和专利审查指南(2023)下载 :无忧微信公众号回复 :专利法规


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无忧专利

双证专利代理师(专利+法律),2013-->。持有专利代理资格证、法律职业资格证、英语翻译资格证。主做高质量专利撰写与答复、专利复审无效、专利诉讼、国际专利申请、专利翻译与校对、专利布局、专利咨询等。个人VX:imgpatent。

2024-01-13 发表于 北京 无忧专利 关注
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