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黄明光（专利代理），湘潭大学制药工程专业毕业。药物研发（有机合成4年），专利代理行业从业13年（2013年-至今），执业10年，精通专利法的相关规定并熟悉运用于实务。主要工作领域：医药、生物、化学合成、新能源、新材料、环保领域的国内和国外专利代理和专利咨询。

专利无效与诉讼

（1）Senicapoc用于治疗神经性疼痛的用途（复审引发的行政诉讼案件，起诉国家知产权局）

（2）一种磁吸连接器及具有磁吸连接器的设备（市售产品，手机磁吸充电头/充电线；专利无效请求；原专利经过多次无效挑战，目前仍未被无效掉）

（3）一种按匹配系数分摊计量的装置及方法（楼栋供暖热量动态分摊方案；复审引发的行政诉讼案例，申请人起诉国家知识产权局，经北京知识产权法院一审后，上诉至最高人民法院；最高院维持一审判决；申请人/原告启动了再审请求、法律监督程序；但最终未能成功推翻专利局的复审决定）

相关工作内容介绍

记录本人在以往的工作中遇到的诸多具体问题、思考和经验总结。

目  录

美国专利申请实务的相关内容 5

美国微生物保藏声明     6

美国专利答复     6

美国专利分案     7

美国NonFinal   OA与Final   OA通知书的答复     7

Moot这个词在答复稿中的使用     8

Advisory   Action (AA)与RCE    9

创造性答复案例 9

欧洲专利实务     10

澳大利亚专利实务   11

加拿大专利实务 11

日本、韩国等国专利实务   11

俄罗斯专利实务 12

PCT专利申请     12

生物序列表制作相关问题   12

专利翻译与校对、英文写作     12

法律英语证书（LEC）的学习与培训 13

效率提升10倍、百倍的Word使用技巧——高级使用及VBA宏命令的使用  14

专利美学——高质量专利撰写宝典     14

低质量专利申请的15大写法或表现   14

美国专利申请实务的相关内容

普通法系下的美国专利法与法院制度

进美国是大多数国内申请人的选择。从多年的美国专利实务来看，进入美国不仅审查速度加快，且更容易获得授权。

巴黎公约进美国

PCT进美国：选择进入方式时的主要考量（采用371还是111）？

进美国时的加快程序的选择：Track   One、PPH？371和111途径与加快程度PPH和Track   One如何组合？

PCT申请进美国，想要采用Track   One加快审查，应选择以何种方式进入？

PCT以111方式进美国时，是否需要添加Status   identifier？权利要求是否需重新编号？

PCT申请权利要求存在“权利要求1.   ……”这种字样时的处理方法。

PCT申请进入美国的方式以及选择上的考虑

紧急提交后的后补译文操作方法

美国宽限期的利用-新颖性宽限期

美国段落的处理

非四位数编号格式（如【00100】）的处理方式

交叉引用（Cross-reference）段落的书写：

针对PCT申请的交叉引用段落的书写

采用371方式

针对巴黎公约的交叉引用段落的书写

针对分案申请的交叉引用段落的书写。

交叉引用是“Cross   reference to related application” 还是 “Cross-reference   to related application”

“优先权priority”英文介词的使用

“要求优先权”翻译成“Claim   priority to”还是 “Claim   priority of”?

序列表引用段落的书写

美国专利申请文件中段落的设置

PCT申请进美国时存在“权利要求”字样的处理

美国专利多项引用以及修改的问题

翻译专利五个考虑因素（避免遗漏）：

美国专利附图的制图要求（检查项）：

长图和大图的拆分：

如果在一页Word页面中放不下一张附图时处理方式

当一张图中包含多个小图时，是否需要拆分?

这种图存在灰度，审查员是否很可能提出补正意见？

附图中的axis   tick是什么？如何在图中添加axis   tick，以便符合要求？

美国专利摘要的要求（字数要求、表述要求）

美国专利摘要不得包含的英文表述或词语汇总

PCT申请进美国的英文摘要是否必须与PCT公布文本一致？

美国专利超项费的计算规则

摘要文字下方是否需要添加摘要附图和图号？

美国专利文件定稿检查项目列表：

是否提交IDS？

美国专利从属权利要求引用问题

从权9引用独7，独7引用独1。从权9引用基础涉及的技术特征包含在权1中，当权9直接引用权7，是否会缺乏引用基础？

美国微生物保藏声明

PPH进美国时权利要求的具体处理方法

PPH主题对应一致的问题：用途权利要求的处理方式

美国专利答复

限制与选择通知书的答复

美国RR答复中的generic   claim或linking   claim

限缩答复中的Rejoin-Rejoinder问题

在答复RR时，是否可以以权利要求进行修改？限缩的同时修改权利要求的主题

限缩答复时，对于未被选择的那一组发明，是否需要选择species？

未被选择的权利要求的特征，是否可以并入现有的权利要求中？

引用关系错误时限缩的权利要求如何修改？

限缩RR答复不完整后，第二次答复的基准权利要求

关于答复美国限制选择要求通知书时的一点思考

选择限制时可能出现不授权客体

Withdrawn的权利要求，还要写在权利要求里吗？

作出选择时with   traverse or without traverse？

美国专利分案

美国分案的提交时机

美国分案的发明名称可以与母案不同吗？

美国分案的交叉引用声明段落的书写

美国分案权利要求状态标识符的添加的问题

美国NonFinal   OA与Final   OA通知书的答复

美国OA中的101（保护主题-授权主题-保护客体）的问题

机器与软件方法步骤权利要求-虚拟步骤-软件保护问题

Pending   claims与claims   under examination的区别

（美国）引物、序列或SNP分子标记可以获得授权吗？是不是保护客体？

相对性术语扩写导致修改超范围后，如何修改该相对性术语？

美国OA中涉及的形式问题

方法限定的产品权利要求的修改-治疗方法权利要求引用制备方法得到的产品+制备方法对产品的限定作用

方法表征的产品权利要求+方法限定的产品权利要求

Joint   inventors-共同发明人问题的答复

重复专利（Double   patenting）的三种处理方式

Terminal   disclaimer（期末放弃声明）

在美国答复文件中，添加网址作为支持资料，是否需要提交IDS？

美国专利要求常见的状态标识符（Status   identifier）及其用法

Withdrawn和Cancelled   有什么区别？

Not   entered 是什么意思？体现在哪里？

此前修改过，现在被撤回的权利要求如何标注状态标识符（Status   identifier）？

在答复过程，被撤回（Withdrawn）的权利要求存在序列，是否需要对该权利要求进行修改并添加序列标识符（Sequence   identifier）?

在答复过程，被撤回（Withdrawn）的权利要求需要修改时，权利要求状态标识符（status）的使用

限缩时撤回的权利要求，还可以捡回来吗？改变主题和类型

限缩过程中放弃的方法特征，可以并入产品权利要求吗？

生物保藏-可获取声明模板

基础权利要求被删除后，从属的并列权利要求之间的处理-是否产生新的单一性问题？

未提交经认证的优先权英文副本对创造性评价的影响

作用机理与创造性答复

说明书内容可以加到权利要求书吗？

美国说明书嵌入的域名或网址的格式

美国马库什权利要求的修改与表达方式

多肽仅包含特定的序列与封闭式权利要求的表述

美国专利各个步骤之间的分段问题

用途权利要求缺少Active   steps - 用途权利要求的改写

缺少sequence   identifier-审查意见

重复专利（double   patenting）的处理与Terminal   Disclaimer

Moot这个词在答复稿中的使用

美国普通法下的法律英语与mootness

美国法院管辖中的mootness（诉由消灭/无审判价值原则）是指案件在诉讼过程中因争议已解决，不复存在，或不再存在实质性影响，导致法院继续审理失去实际意义的法律原则（LEC相关内容，见下）。

Advisory   Action (AA)与RCE

如何让审查员发出AA？

提交RCE时的答复方式

创造性答复案例

本发明的多肽与现有技术文献的多肽仅一个氨基酸（N端）存在区别，此时应如何答复创造性？

化合物十分相似时的答复思路：构效关系+意想不到的技术效果+反向启示+技术偏见+技术脉络

什么是反向启示（teach   away）?

利用技术偏见抗辩挽救了一件复审阶段的专利申请

专利创造性的整体评价方法

从审查意见反推答复思路

Hindsight（后见之明，事后诸葛亮）的争辩

对比文件1公开A+B用于用途1，对比文件2公开化合物D直接用于用途1和用途2。这件美国申请历经5次答复，终获授权。

用途权利要求——仅有一种药物存在较小差别时的答复策略

事实上公开了某个特征，但是没有提及相关的目的或作用，该特征是否仍能影响创造性？

仅公开了相关的特征，但没有建立被公开内容与本发明主题的关联

虽为客观存在的事实，但对比文件并未披露——捅破这层窗户纸，是否会带来创造性？

电子等排体相关的抗辩

限定技术特征的使用对象（用途对象）——创造性

仅公开局部但未公开局部之间的联系——创造性论述

采用否定性技术特征（明确本发明不包含某个特征），这样答复有效吗？

宏观上差异大，但审查员却选取细微特征做替换

用途权利要求：编辑同样的基因产生不同的抗性，是否存在编辑该基因来获得本发明抗性的启示？

【专利创造性答复】：一个反驳【容易想到】的方向和思路

欧洲专利实务

欧洲专利要求超项费和超页费

欧洲专利申请超页费+压缩页数

权利要求优选特征（preferably）的处理

PCT申请进欧洲摘要的处理

欧洲专利附图合并成一张且有多个分图，说明书中是否可以出现FIG.   10A或FIG.   10B这种图号？

欧洲专利用途权利要求（瑞士型权利要求）的撰写与修改

欧洲专利权利要求中的治疗方法或手术方法表述的处理

审查员引用的对比文件，是否需要重新写入背景技术中？

欧洲：权利要求与说明书的适应性修改以及权利要求方案删除后说明书的修改

欧洲专利审查中部分问题【partial   problem】相关的创造性评价

商标或技术特征删除后导致范围扩大的问题

PPH途径进入欧洲注意事项：注意是否需要waive161条的修改时机

表示使用目的的中文表述【用于】译为for的问题及用途权利要求的修改

引用方式表示“进一步包括”更多组分时the   first part of the claim的修改

欧洲权利要求修改中潜在的“intermediate   generalization （中位概括）”与修改超范围

欧洲专利申请的段号设置

欧洲：交叉引用段落（Cross-reference   to related applications）与套话段落（boilerplate/broadening   statements）的处理

组合物开放式权利要求修改为封闭式权利要求以及对专利初撰写的启发

动物福利与不授权的主题-法条EPC   53（a）

澳大利亚专利实务

澳大利亚是否允许用途权利要求

用途权利要求的撰写方式以及创造性评价方式

【XXX化合物在制备驱虫剂和/或杀虫剂中的应用】这种表述是否正确？

非医药用途   Vs. 瑞士型权利要求的使用

澳大利亚用途权利要求中“适用性”的考量

澳大利亚权项超项费

澳大利亚是否可以多项引多项？

澳大利亚的权利要求引用方式：多主题合并引用

For字的限定作用：药物组合权利要求的翻译与修改

澳大利亚保护客体的问题+已知药物组合成新的试剂盒（kit）的权利要求表述方式

澳大利亚生物保藏证明的案例

专利申请经两次转让后进入澳大利亚的案例

加拿大专利实务

说明书第一段的相关申请的交叉引用

加拿大超项费-超过20项需缴超项费

加拿大用途权利要求的撰写方式与修改

加拿大专利并列技术方案（species）的撰写方式

加拿大权利要求多项引用是否以允许

日本、韩国等国专利实务

日本生物保藏问题-英文版生物材料保藏证明的准备

日本用途权利要求

韩国用途权利要求

韩国权利要求引用关系：多引多的问题

俄罗斯专利实务

俄罗斯单一性：限缩选择问题

俄罗斯第二用途权利要求：Second   medical use inventions

PCT专利申请

PCT申请的权利要求书不应包含“权利要求”字样

PCT进中国：公开的附图不清晰时的修改问题

国际阶段单一性问题：单一性恢复费

生物序列表制作相关问题

序列表制作过程中的常见问题汇总

序列标识符号的标准写法：SEQ   ID NO: XXX

对于序列条数很多的序列表，如何快速批量添加Note项的内容？

专利翻译与校对、英文写作

这部分涉及本人多年以来的积累，不仅包括从事专利代理以来的积累，还包括了通用或科技英语翻译的内容。遇到英语语法或表达上的疑问，我也尽量去检索国外原始的英文原版文章，尤其是一些关于英文语法或编辑校对方面的文章。

由于有关翻译的内容繁多，此处只罗列了少数具体的翻译问题。

专利翻译中时态与语态的使用

冠词的使用专题

涉及序列时冠词的使用

Conduct与Perform的区别

“进行”如何翻译？及物动词的不及物动词的不同处理方式

在什么情况下适合使用“be   subjected to”？

名词堆叠（noun   stacking）及其相关问题（可能产生歧义）

涉外专利实务

专利翻译中常用的古英语词与常见拉丁词语（Thereof）

植物学或微生物名的斜体规则

牛津逗号（Oxford   comma）的使用

英文小标题中首字母大小写的规则

APA   style Manual（American   Psychological Association推荐的写作技术规范）

SAT文法（美国英文学术能力水平测试）

计算翻译辅助软件CAT软件的使用（SDL   Trados、Xbench、Wordfast）；翻译辅助软件有利于提升翻译的质量和翻译效率，对保证术语或原文与译文间数字一致性非常有用。

法律英语证书（LEC）的学习与培训

法律英语证书考试是全国统一考试委员会依托中国政法大学和北京外国语大学具体组织考试工作，旨在为从事涉外业务的企业、律师事务所提供招募国际性人才的评价标准，同时推动国内法律从业人员提高专业英语水平。

LEC考试的题型、考察内容与美国的律师资格考试相近，并结合中国的实际增加了法律英语翻译测试，为赴美攻读法学专业及取得美国律师职业资格提供有益参考。

试卷一：客观题（单选题）

美国基本知识各部门法包括：合同法；美国宪法；侵权法；证据法；民事程序法；刑事程序法；知识产权法；WTO商事组织法；财产法；刑法；逻辑推理题。

试卷二：主观题，有案例阅读、法律英汉互译和法务写作三部分组成。

（1）案件阅读（case   reading and comprehension）：本部分试题包括一篇美国真实案例。要求应试者在准确、快速阅读案例后，根据获得的案例中的信息简略回答有关问题。

（2）法律翻译（Translation），包括：Section   A 和Section   B。Section   A 是中译英，Section   B 是英译中。

（3）法律写作（Legal   Writing）

用英文撰写一封律师函，或写一篇法律备忘录（Law   Office Memo）；或根据所提供的案例，代表某一方写一篇案件辩论书（Brief）。

效率提升10倍、百倍的Word使用技巧——高级使用及VBA宏命令的使用

快速将Word修订格式转为文本格式（删除线和下划线格式，转换美国答复文件）

批量将化学式中的数字设置为下标

批量删除中文两侧的多余空格

快速地找出申请文件的附图并批量将所有图片和附图编号居中设置。

专利美学——高质量专利撰写宝典

“专利美学”是本人首次提出的关于高质量专利撰写的概念。“专利美学”基于本人对高质量专利撰写逻辑与实操的深入研究，能够从市场运营、商业战略、专利文件的架构、专利语言的简洁性和表达美感、国际专利实务的角度思考并撰写专利申请文件。在长期的技术、专利、法律和语言实务经验的加持下，形成了一套独具特色的高质量专利撰写知识体系。

低质量专利申请的15大写法或表现

根据本人多年的国内和国外专利实务经验，只要专利申请文件存在这些写法或表现，即可判断该专利申请大概率是低质量专利申请。

这些写法或表现包括：

（1）申请文件中存在“优选的，……”这种“的得地”不分的情况（用词不严谨，缺乏高质量撰写的意识和经验）；

（2）独立权利要求的字数过多（导致专利保护范围过小）；

（3）专利权利要求存在商品名或商标名（多见于生物医药领域的专利申请，导致专利要求不清楚）；

（4）权利要求不分行或不分段（缺乏高质量专利的意识，专利文本可读性差）。

在本人多年实务过程中，汇总了诸多低质量专利的案例。通过这些反面案例以及一些正面的高质量撰写案例，可以指导我们撰写出高质量的专利申请文件，从而提升专利授权率，提升专利在后期无效和诉讼中的市场价值。