记录一件美国专利申请的曲折授权过程
案情摘要:
这件美国专利申请的审查历程比较曲折。这件申请经历了第一轮两次实质审查后,结果不理想,几经辗转,经他人介绍,从原代理机构转由无忧专利处理。提交继续审查请求(RCE)后,在第二轮审查中,收到非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action)。答复第二轮的非最终审查意见通知书后,收到授权通知书。
在处理专业事务方面,找对人,真的会事半功倍。
春节收假回来后,陆续处理春节期间的一些邮件,其中有一封邮件涉及一件美国专利申请的授权和登记缴费通知书。
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稍微回顾了这件美国专利申请的处理记录,发现这是一件中途接手的答复案件,且该美国申请经过了两轮审查,感觉比较有代表性,值得记录一下。
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该美国申请于2021年7月30日提交。
2022年9月22日,申请人收到了第一轮非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action)。
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提交答复后,审查员认为仍存在问题,于是发出最终审查意见通知书(Final Office Action)。
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2023年5月15日,申请人通过原代理机构提交了最终审查意见通知书(Final Office Action)的答复文件。
2023年6月8日,美国专利局审查员仍不接受申请人的答复方案,认为答复方案未克服通知书中指出的所有问题,遂发出了咨询审查意见通知书(Advisory Action)。
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如果收到咨询审查意见通知书(Advisory Action),则说明第一轮的审查已经结束。申请人如果想要继续审查,需要提交继续审查请求并缴费。
申请人认为这件美国申请比较重要,也希望这件申请能够获得授权,于是几经辗转,经他人介绍,辞去对原代理机构的委托,转到无忧专利这里处理。
在分析咨询审查意见通知书(Advisory Action)的意见后,无忧专利认为这个美国有希望获得授权,于是于2023年8月9日提交了继续审查请求(Request for Continued Examination,RCE)。
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2023年11月17日,美国专利局发出了第二轮非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action)。
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在本轮次的通知书中,审查员指出答复方案克服了主要的问题,并针对权利要求的修改方式提出了建议。由于修改建议并不涉及实质问题,遂接受了审查员的修改建议,并针对其他的审查意见进行了一一答复。2023年12月11日,提交了答复方案。
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两个月后的2024年2月5日,美国专利局发出了授权和登记缴费通知书(Notice of Allowance and Fees Due)。
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这件美国专利申请经历了一些波折后,在无忧专利的专业支持下,终获授权。
扩展信息:
就美国的专利审查制度而言,申请人在第一次缴纳申请官费时,可以获得两次实质审查的机会:非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action)和最终审查意见通知书(Final Office Action)。经过两次审查,如果未获得授权且申请人希望继续审查,则可以请求继续审查(Request for Continued Examination,RCE)并缴纳费用。在请求继续审查后,审查员会继续审查并发出第二轮的非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action)和最终审查意见通知书(Final Office Action)。
理论上,对继续审查请求的轮次并没有限制,可以无限次请求继续审查。但是,这么审查下去,成本太高,显然没有必要。在以往的实务经历中,也偶有经过两轮审查的经历。即,非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action) -> 最终审查意见通知书(Final Office Action)-> Request for Continued Examination (RCE) ->Non-Final Office Action ->Final Office Action。如果出现这种情况,很多时候是因为国内专利申请文件撰写质量有问题(
),或者答复人员专业水平不够、对相关领域不熟悉,导致无法快速准确地克服申请文件中的问题,继而导致在审查流程上与审查员不断拉扯,反复修改和补正。在处理专业事务方面,找对人很重要。
如果代理人实务经验不足,或对相关专业领域不熟悉,专业度不够,就会导致周期漫长,综合成本高昂,甚至导致原本可以授权的专利申请最终无法获得授权。
能不能找对人,需要一些运气和缘分。
无忧专利,资深双证专利代理师(专利代理资格 + 法律职业资格)。
,具有丰富的国内和国外专利代理实务经验,擅长处理各种疑难专利问题。另喜欢研习英语,持有英语翻译资格证。如果你有专利申请问题或难题,可以联系无忧专利。微信:imgpatent。
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